Коммерческая концессия и лицензионный договор. Лицензионное соглашение. Стоимость процедуры составления и регистрации договора

Если вести речь именно о существенных отличиях, то нужно обратить внимание на следующее:

1. Предмет договора, т.е. то, что передается по договору. По договору коммерческой концессии передается комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). По лицензионному договору передаются любые исключительные права на любые объекты интеллектуальной собственности.

2. Цель. По договору коммерческой концессии комплекс прав передается для использования в предпринимательской деятельности. Для лицензионного договора цель использования прав лицензиатом значения не имеет, хотя и может обозначаться в договоре.

3. Стороны. Сторонами договора коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации или индивидуальные предприниматели. Сторонами лицензионного договора могут быть любые лица.

4. Возмездность. Договор коммерческой концессии может быть только возмездным. Лицензионный договор может быть и безвозмездным, если это прямо в нем предусмотрено.

а) контроль деятельности лица, которому передаются права. По договору коммерческой концессии это обязанность правообладателя. И дело даже не в том, что от этого пострадает сам правообладатель, дело в том, что может быть введен в заблуждение потребитель, рассчитывая на приобретение товаров или услуг определенного качества. В свою очередь это подкрепляется обязанностью пользователя соблюдать все инструкции и указания правообладателя и предоставлять потребителям весь комплекс дополнительных услуг, которые бы они получали, если бы обратились непосредственно к правообладателю. Такое же положение в лицензионном договоре может быть предусмотрено по желанию сторон.

б) обязательство не конкурировать на оговоренной территории. По договору коммерческой концессии правообладатель и пользователь могут не только оговорить территорию, на которой они не должны конкурировать друг с другом, но и ограничить право пользователя заключать подобные договоры с другими пользователями. В лицензионном договоре также может быть предусмотрено ограничение территории, в этом случае договор приобретает характер исключительной лицензии. Однако, что касается запрета заключать аналогичные лицензионные договоры с другими лицензиарами - такое условие в лицензионных договорах, как правило, не предусматривается.

в)заключение сублицензионных и субконцессионных договоров. В договоре коммерческой концессии может быть установлена обязанность предоставить необходимое количество субконцессий. В лицензионном договоре такой обязанности обычно не предусматривают. Более того, заключение сублицензионного договора должно быть разрешено лицензиату.

6. Заключение договора на новый срок. Договор коммерческой концессии предполагает преимущественное право пользователя на заключение нового договора на новый срок с правообладателем. В случае отказа правообладателя от заключения договора на новый срок он не может заключать на данной территории подобные договоры с другими пользователями в течение трех лет. Прекращение лицензионного договора не влечет такие последствия.

7. Субсидиарная (дополнительная) ответственность правообладателя по требованиям о качестве товаров и услуг, оказываемых пользователем по договору коммерческой концессии. На лицензиара ответственность за качество товаров и услуг лицензиата не распространяется.

Договор коммерческой концессии еще называют договором франчайзинга, или просто франчайзингом. По своей сути франчайзинг - это «продажа» способа или системы ведения бизнеса и торгового обозначения. С помощью франчайзинга создаются сети, работающие под одним именем, выпускающие одинаковые товары или оказывающие одинаковые услуги. На сайте Российской Ассоциации Франчайзинга http://www.rarf.ru/ Вы можете более подробно познакомиться с франчайзингом в России, даже посмотреть возможности для заключения такого договора. Там же можно встретить разные определения франчайзинга, раскрывающие его экономическую сущность, например, франчайзинг - это клонирование успешного бизнеса.

Если подвести итог, то можно сказать, что договор коммерческой концессии заключается для того, чтобы встроить новое звено в цепочку успешного бизнеса, при этом концессионер (пользователь) имеет очень мало свободы, но может рассчитывать на постоянную помощь правообладателя, консультации, техническое содействие и т.д. Лицензионный договор может заключаться на гораздо большее количество объектов интеллектуальной собственности и предполагает большую свободу лицензиата (пользователя) в использовании переданных исключительных прав.

Компания планирует использовать объект исключительных прав, который принадлежит другому лицу. Для этого с правообладателем подписывают лицензионный договор. Что учесть при подготовке сделки.

Лицензионный договор как способ временного получения прав на объект

Лицензионный договор позволяет правообладателю временно передавать другим лицам ограниченный объем прав на использование того или иного объекта интеллектуальной собственности. В статьях 1235 – 1239 ГК РФ изложены юридические аспекты сделок данного типа. В рамках сделки компания распоряжается каким-либо произведением, программным обеспечением, товарным знаком правообладателя и т. п. Лицензионный договор – это возможность пользоваться объектом без необходимости покупать права на него целиком.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиар (правообладатель) и лицензиат (лицо, которое получает права по договору). В соглашении указывают, в каком объеме и на каких условиях лицензиар предоставляет контрагенту права на использование объекта. В частности, оговаривают вознаграждение в пользу лицензиара и срок действия договора.

Что такое лицензионный договор, можно пояснить на примере. Российская компания является дистрибьютором программного обеспечения . Чтобы получить права на распространение ПО, ей потребуется договор с правообладателем. Причем в документе следует предусмотреть право на воспроизведение программного продукта. На основании такого договора компания сможет заключать лицензионные соглашения с потребителями.

При подготовке к сделке необходимо проверить:

1. Согласованность существенных условий лицензионного договора. В частности, его предмет (ст. 1235 ГК РФ).
2. Лицензию какого типа получает лицензиат.
3. По какой схеме нужно будет выплачивать вознаграждение правообладателю.
4. Возможности досрочного расторжения сделки.

Виды лицензионных договоров и особенности соглашения

Вид лицензионного договора зависит от характера лицензии , которую предоставляют лицензиату (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Согласно закону лицензия может быть:

1. Простой (неисключительной). Это значит, что лицензиар сможет заключать в отношении объекта аналогичные соглашения с иными лицами и передавать контрагентам такой же объем прав. Если в документе нет специальных указаний, лицензия считается простой (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).
2. Исключительной. После подписания такого договора лицензиар не вправе заключать аналогичные с другими лицензиатами. Также по общему правилу он сам временно лишается возможности использовать объект в рамках, в которых его будет использовать лицензиат. О сохранении этой возможности в договоре необходимо указать особо (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

При подготовке лицензионного договора стороны лицензионного договора вправе совместить условия договоров разных видов (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Существенные условия лицензионного договора

Лицензионный договор – это договор о передаче части прав на использование интеллектуальной собственности, а также об условиях такого использования. Договор считают действительным, если стороны согласовали все существенные условия (ст. 432 ГК РФ). В данном случае к существенным относятся условия:

1. О предмете договора.
2. О способах использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в отношении которых заключают договор.
3. О цене договора (ст. 1235 ГК РФ).

При проверке текста соглашения убедитесь, что условия точно указали и корректно сформулировали. В разделе о предмете нужно максимально конкретно описать, в отношении какого объекта заключают договор. Перечислите индивидуализирующие признаки этого объекта. Также необходимо перечислить, каким образом лицензиат вправе использовать объект. Если возможно, оформите материальный носитель с объектом в качестве одного из приложений к лицензионному договору.

В условии о стоимости сделки нужно указать сумму или порядок определения суммы вознаграждения лицензиару. Схема зависит от специфики лицензионного соглашения: на какой именно объект передают права. Возможно несколько вариантов:

1. Однократная выплата.
2. Периодическое отчисление фиксированной суммы.
3. Начисление вознаграждения в виде процента от прибыли лицензиата.
4. Комбинированный способ. Например, первоначальная выплата фиксированного размера, а затем отчисления в виде процентов с дохода (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Помимо этого, проверьте документ, который подтверждает право лицензиара распоряжаться объектом (патент и т. п.). Допустим, лицензиар получил права в результате сделки. В таком случае убедитесь, что сделка является действительной и переход права оформили без нарушений. Если окажется, что лицензиар распоряжался объектом незаконно, правообладатель может потребовать компенсацию и с лицензиата.

Лицензионное соглашение: условия, важные для лицензиата

Перед подписанием лицензионного договора нужно проверить условия, без которых сделка не будет иметь силы. Также есть условия, несогласованность которых не повлияет на признание договора, но которые важны для лицензиата. Например, условия:

• о сроке действия,
• об ответственности сторон,
• о возможности заключить сублицензионный договор,
• об одностороннем отказе,
• о порядке разрешения споров и т. д.

Так, срок действия лицензионного договора не может превысить срок исключительного права. Если право перестанет действовать, договор также прекратится. Если контрагенты не указали, на какой период заключают сделку, по общему правилу считают, что ее заключили на 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Чтобы снизить риск споров, срок лучше указать.

Также вероятность споров уменьшится, если лицензиат оговорит, на каких условиях он вправе досрочно отказаться от сделки. Лицензиат может внести особые условия в текст (п. 1, п. 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ). При отсутствии специальных положений правополучатель сможет отказаться от лицензионного договора, только если его заключили в отношении секретов производства (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Отличие договора коммерческой концессии от иных договоров

Рассмотрев сущностные черты и дав правовую характеристику договору коммерческой концессии, не составит труда определить границы, который отделяют этот вид соглашений от смежных гражданско-правовых институтов.

Лицензионный договор

В юридической литературе договор коммерческой концессии нередко рассматривают как разновидность лицензионного соглашения. Это мнение обосновывается некоторым сходством предметов этих двух договоров: и там, и там необходимым условием является предоставление права на использование исключительных прав [например, 9, стр. 220].

Согласно Гражданскому кодексу, в рамках лицензионного договора "одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах" [ст. 1235 ГК РФ].

Сравнивая данное определение с приводившимся ранее определением договора коммерческой концессии, легко можно увидеть различия в объектах этих двух соглашений: договор франчайзинга, в отличие от лицензионного договора, дает возможность использовать не один определенный объект интеллектуальной собственности, а комплекс таких объектов.

Различия очевидны в субъектном составе двух соглашений: правообладателем или пользователем по договору коммерческой концессии выступает лицо, ведущее предпринимательскую деятельность, субъектами лицензионного договора же могут быть как предприниматели (физические и юридические лица), так и некоммерческие организации, а также граждане, обладающие соответствующими исключительными правами.

Договор коммерческой концессии и лицензионный договор характеризуются и разной направленностью: лицензионный договор, в отличие от договора франшизы, не преследует цели замещения лицензиатом лицензиара в отношениях с третьими лицами, а ориентирован лишь на распределение между контрагентами прав и обязанностей, касающихся использования какого-либо отдельно взятого объекта интеллектуальных прав . концессия договор правообладатель

Кроме того, различием двух рассматриваемых соглашений является и принцип возмездности: лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным, в то время как договор коммерческой концессии всегда является возмездным.

Дистрибьюторский договор

В ряде стран (Франция, Швейцария, Бельгия) под договором коммерческой концессии - cоncessiоn cоmmerciale - понимается то, что в отечественной юриспруденции принято называть дистрибьюторским (эксклюзивным) договором. По условиям последнего, одна сторона (производитель, концедент) предоставляет другой стороне (эксклюзивному дистрибьютору, концессионеру) право на исключительное распространение, размещение, продвижение, продажу своих товаров на определенной территории, границы которой согласовываются в договоре. Российская судебная практика зачастую смешивает договор коммерческой концессии с дистрибьюторским договором. Так, в постановлении ФАС Московского округа от 4 ноября 1999 года говорится: "8 мая 1997 г. между истцом и ответчиком был заключен договор о сотрудничестве и предоставлении статуса эксклюзивного дистрибьютора. <...> Исследовав обстоятельства дела и проанализировав условия заключенного договора, арбитражный суд правомерно пришел к выводу о том, что фактические намерения сторон были направлены на заключение договора коммерческой концессии, предметом которого явилась передача истцом ответчику исключительного права на реализацию медицинского препарата" .

Однако вряд ли точка зрения о тождественности франчайзингового и дистрибьюторского договора является теоретически оправданной. Дело в том, что Франчайзинговые отношения (в отличие от отношений, регулируемых дистрибьюторским договором) возникают не только в сфере распределения товаров, но и в сфере производства, а также в сфере услуг. Кроме того, как указывают некоторые исследователи , дистрибьюторскому договору не свойственна такая высокая степень сотрудничества, которая обнаруживается между сторонами договора коммерческой концессии. Правообладатель оказывает пользователю франшизы постоянное техническое и консультативное содействие, предоставляет всю информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору, а также получает право контролировать осуществляемую пользователем предпринимательскую деятельность.

Договоры, направленные на передачу гражданских прав во временное пользование

Ю.В. Романцом было выдвинуто предположение о том, что договор коммерческой концессии входит в группу обязательств, направленных на передачу объектов гражданских прав во временное пользование: "Несмотря на то, что специфические признаки коммерческой концессии обусловили существенные особенности правовой регламентации, общность направленности является основой для выработки единых подходов и принципов законодательного регулирования. Нормы института коммерческой концессии так же, как и правила о любом договоре, направленном на передачу объектов гражданских прав во временное пользование, регламентируют правовые элементы, связанные с передачей объектов гражданских прав, пользованием ими и их возвратом" .

В качестве возражения здесь можно указать, что договор коммерческой концессии и договора аренды, ссуды и прочие имеют совершенно разную правовую природу. Если франчайзинговое соглашение консенсуально и, соответственно, требует для своего возникновения лишь сам факт получения пользователем разрешения правообладателя на использование его исключительных прав, то договора передачи гражданских прав во временное пользования относятся к числу реальных и предполагают передачу контрагенту некоего имущества.

12.01.2017

Франчайзинг привлекает начинающих бизнесменов кажущейся простотой. Порой возникает ощущение, что достаточно выбрать правильную франшизу - и готовить лопату для денег. Между тем нежелание ни в чем разбираться выливается в то, что предприниматель на самом деле не покупает франшизу, а выбрасывает деньги, непонятно, на что.

Так, по договору «франчайзинга» была передана масса интересного: интеллектуальные права, секреты производства, ценные указания по кадрам, маркетинговый план, анкеты посетителей, руководства по фирменному стилю и т. д. - за исключением товарного знака. Уже в суде выяснилось, что «франчайзер» не имел никаких прав на товарный знак и, соответственно, не мог кому бы то ни было его передать. А между тем «франчайзи» исправно платил роялти за использование товарного знака, переданного в виде некоего буклета (brend-book) (Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 14.12.15 по делу № А45-13334/2014).

Надо внимательно прочитать договор и его условия, в идеале - вместе с юристом, чей конек - правовые услуги для франчайзи. Экспертиза и согласование договора в данном случае - не роскошь, а необходимость. Даже громкое имя правообладателя не гарантирует его 100%-ной добросовестности.

Фирма, действуя, как правообладатель, предоставила предпринимателю право открыть ресторан с громким именем, причем в торговом центре ИКЕА. В Роспатенте договор не был зарегистрирован. Дело дошло до суда, где выяснилось, что, как бы купив франшизу, предприниматель приобрел лишь право на использование фирменного наименования, но не товарный знак. В соответствии со ст.1774 ГК РФ распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается. Предприниматель лишился порядка 420 000 руб., потраченных на изготовление брендированной посуды.

Что лучше - франчайзинг и лицензионный договор

Общее у этих двух сделок в том, что передается товарный знак и в обоих случаях передача регистрируется в Роспатенте. При несоблюдении этого требования передача товарного знака признается несостоявшейся. К договору коммерческой концессии (франчайзингу) применяются правила Гражданского кодекса о лицензионном договоре - в том объеме, в котором необходимо для регулирования отношений, связанных с товарным знаком.

Вопрос «Что лучше - лицензионный договор или франшиза?» ставить некорректно. Смотря что вы хотите получить. Если «голый» товарный знак, то выбирайте оформление лицензионного договора, это быстрее и дешевле. Вы получаете «в аренду» товарный знак, обязуясь соблюдать оговоренные правила использования и держать марку (предпринимать меры для сохранения престижа).

Перед тем, как купить франшизу надо зарегистрироваться

Неважно, в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или зарегистрировать юридическое лицо. В рамках договора франчайзинга передаются вещи, незаменимые для успешного бизнеса, поэтому сторонами соглашения могут быть или фирмы, или предприниматели. Лицензионный же договор может быть заключен с кем угодно - с фирмой, с некоммерческой организацией, просто с человеком «с улицы».

У франшизы и лицензионного договора разные цели

Цель франчайзинга - не передать товарный знак, а расширить рынки сбыта. Предлагая купить франшизу, правообладатель предлагает не только свой бренд, но и целый комплекс исключительных прав (ст. 1027 ГК РФ), в том числе права на:

• коммерческое обозначение;
• коммерческую информацию;
• ноу-хау франчайзера.

Очевидно, что передачу даже самого современного инструмента должен сопровождать инструктаж. Поэтому продажа франшизы предполагает и всестороннюю поддержку: профобучение, информационное сопровождение, консультации по ключевым вопросам - выбор и эксплуатация оборудования, оптимальные системы бухучета и налогообложения, рецепты и технологии и т. д.

Условия лицензионного договора, как правило, включают в себя условия о проверке лицензионных требований.

Контроль франчайзера

Покупка франшизы, впрочем, подразумевает не меньший контроль, даже напротив. Контроль франчайзера будет еще более жестким. Франчайзинг предполагает следование определенному пути, работу по системе. Франчайзер, на самом деле, идет на большой риск, делясь с партнером комплексом дорогой информации, репутацией, нематериальными ценностями. Между тем, в законе до сих пор нет даже определения франчайзинга.

Два года назад законодатели предприняли попытку ввести в закон хотя бы определение франчайзинга, франчайзи и франчайзера, не говоря уже об обязанности сторон раскрывать необходимую информацию перед заключением договора. Этот законопроект, который позволил бы отчистить рынок от недобросовестных участников, был отклонен правительством со ссылкой на «недоработанность».

В любом случае покупатель франшизы должен понимать: франчайзер имеет право контролировать его предприятие примерно так же, как филиал или представительство.

За что отвечает франчайзер

Гражданское законодательство устанавливает серьезную ответственность франчайзера за действия франчайзи. Если потребитель предъявляет претензии к качеству товара (работы, услуги), продаваемого (выполняемой, оказываемой) франчайзи, то правообладатель (франчайзер) несет субсидиарную (дополнительную) ответственность по предъявляемым к франчайзи требованиям. Если партнер отказывается удовлетворить требования потребителя, то их будет удовлетворять франчайзер.

Если же речь идет о качестве изготовляемой продукции (товаров), то франчайзер отвечает наравне с франчайзи.

Поскольку диван, произведенный франчайзи, оказался некачественным (скрипы, перекос ножки и т. д.), то суд взыскал и с правообладателя, и с его франчайзи солидарно 60 000 руб., в том числе расходы на юриста и на эксперта. Суд указал, что если товар, произведенный не правообладателем, а пользователем, оказался некачественным, то отвечать перед потребителем должны оба. Плюс еще франчайзер был вынужден оплатить около 30 000 руб. за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Разумеется, в лицензионном договоре ничего подобного нет. В интересах поддержания престижа лицензиар вправе контролировать условия использования знака, а уж лицензиат самостоятельно строит свой бизнес и разбирается с клиентами.

Преимущественное право на продление франшизы

Закон защищает добросовестного франчайзи, устанавливая его право по истечении срока договора воспользоваться преимуществом по заключению нового договора, на новый срок.

Если же по каким-то своим соображениям франчайзер отказывается от заключения договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с франчайзи заключил с другим лицом договор, по которому предоставлены те же права, какие были предоставлены франчайзи по прекратившемуся договору, на тех же условиях, франчайзи вправе потребовать по своему выбору в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор, или только возмещения таких убытков. Это серьезная гарантия стабильности: ни пользователю, ни правообладателю не интересно произвольно прерывать налаженные отношения. Прекращение лицензионного договора не влечет подобных последствий.

Выводы

Таким образом, покупка франшизы подразумевает создание полноценного бизнеса и длительное и тесное сотрудничество, получение консультаций, обучения, технического содействия и т. д. Лицензионный договор предполагает только передачу товарного знака. В случае возникновения проблем или необходимости дополнительной поддержки на помощь правообладателя рассчитывать не надо. Это два разных инструмента, которые преследуют разные цели. Покупка франшизы может стать полноценным стартом для нового бизнеса, а приобретение товарного знака по лицензионному договору - развитием уже имеющегося.